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원출원 심사 때 제외한 기술을 분할출원한 특허로 다시 주장할 수 있나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.11 갱신

어렵습니다, 같은 출원인이 원출원 심사에서 의식적으로 제외한 기술은 그 뒤 분할출원한 특허의 기능적 청구항을 해석할 때도 권리범위에서 빠질 수 있습니다. 대법원은 분할출원 특허에도 원출원 출원경과를 참작해 「세정수단」을 좁게 해석했습니다. 지금은 원출원부터 분할출원까지의 의견서와 보정서를 확보하십시오.

청구항에 「세정수단」처럼 기능만 적혀 있다고 해서 그 기능을 하는 모든 장치가 특허 범위에 들어간다고 겁먹을 필요는 없습니다.

이런 상담이 많습니다

F사는 2024년 여과된 물을 전기분해해 살균수를 만들어 물탱크를 스스로 세척하는 정수기를 출시했습니다. 그러자 「여과된 물로 저장탱크를 세정하는 세정수단」을 청구항에 적은 G사가 침해를 주장했습니다. 확인해 보니 G사는 원출원 심사 때 거절이유를 피하려고 「우리 세정수단은 살균물질을 미리 담고 있어 전기분해 방식과 다르다」는 의견서를 냈고, 그 뒤 분할출원을 거듭해 이 특허를 받았습니다. F사는 자기 제품이 G사 특허 범위 밖이라는 확인을 받으려 합니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

기능으로 적힌 청구항은 어디까지 보호되나요?

청구항이 구조가 아니라 기능·효과로 적혀 있어 문언만으로 구체적 구성을 알 수 없고, 문언대로 읽으면 명세서에 비추어 명백히 불합리할 때는 권리범위를 제한해 해석할 수 있습니다. 문언에 포함되는 것 중 일부가 발명의 설명으로 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그 일부를 의식적으로 제외한 것으로 보이는 경우가 여기에 해당합니다. 원칙은 2026. 10. 4. 기준 현행 「특허법」대로 청구범위에 적힌 사항이 보호범위를 정한다는 것입니다.

대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결은 정수기 특허의 「세정수단」이 기능적 표현이고, 명세서에는 살균물질을 물에 희석하는 방식만 있을 뿐 전기분해 방식은 없다고 보았습니다. 그래서 세정수단을 「살균물질을 내부에 담고 이를 여과된 물에 희석해 저장탱크에 공급하는 수단」으로 좁혀 읽었습니다. 이렇게 읽으면 독립항과 종속항의 범위가 사실상 같아지더라도 마찬가지라고 했습니다.

원출원 심사 때 한 말이 분할출원 특허에도 영향을 주나요?

줍니다. 분할출원은 원출원 서류에 처음 적힌 범위 안에서만 할 수 있으므로, 같은 출원인이 원출원 심사에서 스스로 제외한 기술은 그 뒤 분할출원한 특허의 청구항을 해석할 때도 참작됩니다. 이 사건에서 출원인은 원출원 심사 중 전기분해 방식과 다르다는 의견서를 낸 뒤 분할출원을 했고, 대법원은 출원인이 전기분해 방식을 의식적으로 제외했다고 보았습니다.

문언이 달라도 균등 침해가 되지 않나요?

균등 침해가 되려면 과제 해결원리가 같고, 실질적으로 같은 작용효과를 내며, 그 변경을 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있어야 합니다. 과제 해결원리는 출원 당시 공지기술과 비교해 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 넓게도 좁게도 파악합니다. 이 사건 특허는 이미 알려진 기술에 살균물질을 담는 세정수단을 결합한 것이어서 기여도가 크지 않으므로, 과제 해결원리를 청구항 문언에 가깝게 좁게 보아야 한다고 판단했습니다.

그 결과 전기분해수로 세척하는 상대 제품은 살균물질을 희석하는 특허발명과 과제 해결원리가 같지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 보았고, 반대로 판단한 원심판결을 파기환송했습니다. 최종 심결은 환송 후 특허법원 판결로 정해집니다.

기능적 청구항 특허 분쟁 대응 순서

• 출원 경과 확보 - 원출원부터 분할출원까지 거절이유통지서·의견서·보정서를 모두 받아 봅니다. 출원인이 제외한 기술이 이 서류에 남아 있습니다.
• 기능적 표현 찾기 - 청구항에서 「수단」「부」처럼 기능만 적힌 구성을 표시합니다. 그 구성이 명세서에서 어떻게 구체화됐는지 대조합니다.
• 명세서 뒷받침 확인 - 내 제품 방식이 명세서에 적혀 있는지 봅니다. 적혀 있지 않으면 문언 해석을 좁히는 근거가 됩니다.
• 공지기술 조사 - 출원 당시 이미 알려진 기술을 찾아 특허의 기여도를 따집니다. 기여도가 작으면 균등 범위도 좁아집니다.
• 심판 유형 선택 - 소극적 권리범위 확인심판, 무효심판, 침해소송 대응 중 무엇을 먼저 할지 정합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 출원 경과에서 제외한 내용이 애매하게 적혀 있거나 출원인이 서로 다르면 서류 원문을 보고 따로 따져야 합니다. 법무법인 윤성은 특허 권리범위 확인심판과 침해 분쟁을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 기능적 표현으로 된 청구항이란 무엇인가요?
  구조·방법·물질 대신 「세정수단」처럼 기능이나 효과로 적은 구성입니다. 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결은 이런 표현은 용어만으로 구체적 구성을 알 수 없어, 문언대로 읽으면 명세서에 비추어 명백히 불합리할 때 권리범위를 제한해 해석할 수 있다고 보았습니다.
• 명세서에 없는 방식도 청구항에 포함되나요?
  기능적 표현이라면 빠질 수 있습니다. 위 판결은 명세서에 살균물질을 희석하는 방식만 있고 전기분해 방식은 적혀 있지 않으며 이를 시사하는 내용도 없다는 점을 들어, 전기분해 방식은 발명의 설명으로 뒷받침되지 않으므로 세정수단에서 제외해 해석해야 한다고 했습니다.
• 분할출원 특허에 원출원 의견서가 영향을 주나요?
  줄 수 있습니다. 특허법 제52조 제1항은 분할출원을 원출원 최초 명세서·도면에 기재된 범위 안에서만 허용합니다. 위 판결은 출원인이 같고 원출원 의견서 제출 뒤 분할출원을 했다면, 원출원의 출원경과를 분할출원 특허의 청구항 해석에도 참작할 수 있다고 했습니다.
• 종속항과 범위가 같아져도 제한 해석하나요?
  그렇습니다. 위 판결은 「세정수단」을 좁게 해석하면 그 세정수단을 구체적으로 한정한 종속항과 독립항의 권리범위가 실질적으로 같아지더라도 마찬가지로 제한 해석할 수 있다고 보았습니다. 독립항이 종속항보다 넓어야 한다는 이유만으로 문언을 넓게 읽지 않습니다.
• 균등 침해는 어떤 요건으로 판단하나요?
  과제 해결원리가 같고, 실질적으로 같은 작용효과를 내며, 그 변경을 통상의 기술자가 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있으면 특별한 사정이 없는 한 균등으로 봅니다. 과제 해결원리는 청구항 일부를 형식적으로 뽑지 않고 명세서와 출원 당시 공지기술을 참작해 실질적으로 탐구합니다.
• 공지기술이 많으면 균등 범위가 좁아지나요?
  좁아질 수 있습니다. 위 판결은 특허발명이 선행기술과 비교해 기술발전에 기여한 정도에 따라 과제 해결원리를 넓게 또는 좁게 파악해야 한다고 했고, 이 사건 특허는 기여도가 크지 않아 청구항 기재에 근접한 정도로 파악해야 한다고 보아 균등을 부정했습니다.
• 내 제품이 특허 범위 밖이라는 확인을 받을 수 있나요?
  받을 수 있습니다. 특허법 제135조 제2항은 이해관계인이 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위해 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 정합니다. 침해 경고를 받은 회사가 자기 제품이 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인을 구하는 방식이 흔합니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

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