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특허 심사 때 의견서로 설명만 했어도 그 구성은 권리범위에서 빠지나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.14 갱신

청구범위를 고치지 않고 의견서로 설명만 했어도, 그 설명에서 어떤 구성을 권리범위에서 빼려는 의사가 드러나면 그 구성은 의식적으로 제외된 것으로 봅니다. 반대로 청구범위를 줄였다는 사정만으로 그 사이 구성이 모두 빠지지는 않습니다.

네, 청구범위를 고치지 않고 의견서로 설명만 했어도, 그 설명에서 어떤 구성을 권리범위에서 빼려는 의사가 드러나면 그 구성은 의식적으로 제외된 것으로 봅니다. 대법원은 의견서로 선행기술과 차별화한 구성을 가진 제품이 특허 권리범위에 속하지 않는다고 판단했습니다. 반대로 심사 중 청구범위를 줄였다는 사정만으로 그 사이 모든 구성이 빠지는 것은 아닙니다. 보정 이력이 있다는 이유만으로 침해 주장을 미리 포기할 필요는 없습니다. 무엇을 왜 줄였는지에 따라 결론이 달라지기 때문입니다.

이런 상담이 많습니다

A씨 회사는 철제 선반을 받치는 브래킷 특허를 가지고 있습니다. 2021. 9. 심사 중 거절이유통지를 받자 브래킷 단면을 아래가 넓은 모양으로 한정하는 보정을 했고, 의견서에는 고정 홈을 위쪽에 두어 결합력을 높였다고 적었습니다. 2026. 6. 15. 경쟁사가 위가 넓은 단면에 홈을 아래쪽에 둔 브래킷을 내놓았습니다. A씨는 권리범위확인심판을 청구하려 하는데, 경쟁사는 A씨가 심사 때 스스로 뺀 구성이라고 반박할 것으로 보입니다. A씨는 이 제품을 특허 침해로 막을 수 있는지 물으셨습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

대법원은 어떻게 판단했나요?

대법원은 의견서만으로 차별화한 구성도 권리범위에서 제외된다고 보고 특허권자 측의 상고를 기각했습니다. 사건은 강판 포장용 받침대 특허입니다. 처음에는 하부받침대 단면을 속이 빈 사다리꼴로만 적었는데, 2007. 8. 24. 심사관이 선행기술을 들어 거절이유를 통지했습니다. 출원인은 단면을 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴로 한정해 보정하고, 상부받침대의 홈이 위쪽에 있어 하부받침대와 용접될 때 접촉면이 넓어지고 결합력이 강하다는 의견서를 냈습니다.

문제 된 제품은 하부받침대가 위가 넓은 사다리꼴이고 상부받침대 홈이 아래쪽에 있었습니다. 대법원은 이 출원경과 법리가 “청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”고 판시했습니다. 의견서로 홈이 아래에 있는 선행기술과 차별화한 이상, 홈이 아래에 있는 구성도 권리범위에서 제외했다고 평가한 것입니다. 원심인 특허법원도 같은 결론이었고, 대법원은 출원경과 금반언 법리를 오해한 잘못이 없다고 보았습니다.

청구범위를 줄였다면 그 사이 구성은 모두 빠지나요?

아닙니다. 판단 자료는 명세서뿐 아니라 출원부터 등록까지 심사관이 제시한 견해와 출원인이 낸 보정서·의견서에 나타난 의도, 보정이유입니다. 대법원은 감축 전과 감축 후의 구성을 비교해 그 사이 모든 구성이 의식적으로 제외됐다고 단정해서는 안 된다고 했습니다. 거절이유통지에 제시된 선행기술을 피하려고 그 선행기술의 구성을 배제한 경우처럼, 보정이유를 포함한 출원과정의 여러 사정으로 제외 의사를 인정할 수 있을 때만 제외로 봅니다.

다만 선행기술에 없는 구성이라도 제외될 수 있습니다. 판결 사안에서 위가 넓은 사다리꼴은 선행기술에 나타난 구성이 아니었습니다. 그런데 명세서가 처음부터 아래가 넓은 단면으로 지지면적을 넓힌다고 설명했고, 보정도 그 설명에 맞춰 한정한 것이어서 제외 의사가 인정됐습니다. 감축 보정을 정한 특허법 제47조 제3항 제1호와 보호범위를 정한 제97조는 현행법에서도 같은 취지입니다.

의식적으로 제외된 구성은 어떤 결과가 되나요?

그 구성을 가진 제품은 특허 권리범위에 속하지 않습니다. 판결 사안에서도 제외가 인정되자, 대법원은 두 발명의 작용효과가 실질적으로 같다는 주장은 더 판단할 필요가 없다고 했습니다. 출원 과정에서 스스로 뺀 구성은 균등 침해로도 다시 끌어오기 어렵다는 뜻입니다.

이런 다툼은 주로 권리범위확인심판에서 이루어집니다. 특허권자는 자신의 특허 보호범위를 확인하려고, 이해관계인은 자기 제품이 남의 특허 범위 밖이라는 것을 확인하려고 청구할 수 있습니다. 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있습니다. 청구항마다 적힌 구성이 다르므로, 출원 과정에서 무엇이 제외됐는지도 청구항별로 따로 따져 보아야 합니다. 구성 일부가 다른 제품의 균등 침해 판단은 「특허와 성분 비율만 다르게 만든 제품도 균등 침해가 되나요?」에서 자세히 설명했습니다.

출원경과 다툼 대응 순서

• 출원 기록 확보 - 특허청에서 거절이유통지서, 보정서, 의견서 전부를 받아 제출 날짜순으로 정리합니다. 최초 명세서와 최종 등록 명세서도 함께 둡니다.
• 선행기술 대조 - 거절이유에 제시된 선행기술의 구성과 보정으로 뺀 구성을 표로 맞춰 봅니다.
• 의견서 진술 분석 - 의견서에서 선행기술과 다르다고 강조한 구성과 그 이유를 찾아 형광 표시합니다.
• 상대 제품 비교 - 상대 제품의 구성이 제외된 구성과 겹치는지 구성요소별로 비교합니다. 실물이나 도면을 확보해 비교표에 붙여 둡니다.
• 심판·경고 결정 - 비교 결과에 따라 권리범위확인심판 청구나 경고장 발송 여부를 정합니다. 제외 구성과 겹치면 다른 청구항으로 다툴 수 있는지도 검토합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 거절이유통지의 선행기술과 보정 이유, 의견서에서 강조한 차이점에 따라 상대 제품이 권리범위에 속하는지가 달라집니다. 법무법인 윤성은 특허 권리범위확인심판과 침해 경고·소송 대응을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 거절이유통지에 나오지 않은 구성도 권리범위에서 빠질 수 있나요?
  네, 빠질 수 있습니다. 대법원은 선행기술에 없는 구성이라도 명세서가 처음부터 다른 형태를 전제했고 보정이 그 설명에 맞춘 한정이라면 제외 의사를 인정했습니다. 명세서의 발명 설명까지 함께 보아야 합니다.
• 등록 뒤에 의견서 내용을 철회하면 권리범위를 되돌릴 수 있나요?
  어렵다고 볼 수 있습니다. 의식적 제외는 출원부터 등록까지의 의견서 등 전체 경과로 판단하고, 대법원 보충의견은 일단 의식적 제외로 인정되면 그 효과를 번복할 수 있는 구조가 아니라고 설명했습니다.
• 경쟁사가 먼저 권리범위확인심판을 청구할 수도 있나요?
  네, 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위해 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다. 경쟁사는 자기 제품이 특허 범위 밖이라는 확인을 구하는 방식으로 먼저 다툴 수 있습니다.
• 거절이유통지를 받으면 보정은 언제까지 할 수 있나요?
  거절이유통지를 받은 뒤에는 그 통지에 따른 의견서 제출기간 안에 보정할 수 있습니다. 심사관은 거절이유를 통지하며 기간을 정해 의견서를 낼 기회를 주므로, 통지서의 기간을 먼저 확인해야 합니다.
• 출원 중인데 의견서를 쓸 때 무엇을 조심해야 하나요?
  선행기술과의 차이는 거절이유를 넘는 데 필요한 범위로만 적는 편이 좋습니다. 차이점을 넓게 강조할수록 그와 반대되는 구성이 권리범위에서 빠졌다고 평가될 수 있어, 나중에 침해 주장을 좁히게 됩니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

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