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특허 심사 때 보정으로 뺀 구성을 쓴 경쟁사 제품도 침해라고 막을 수 있나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.09.30 갱신

아니요, 출원이나 등록 과정에서 경쟁사 제품과 같은 구성을 청구범위에서 의식적으로 제외했다면 그 제품이 특허를 침해한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙상 허용되지 않습니다. 의식적 제외 여부는 명세서뿐 아니라 심사관의 거절이유와 출원인이 낸 보정서·의견서를 함께 보고 판단한다는 것이 대법원 판례입니다. 지금은 특허청에서 출원 경과 서류 일체를 받아 어떤 구성을 왜 뺐는지부터 확인하십시오.

보정으로 청구범위를 좁혔다고 해서 모든 균등물 주장이 막히는 것은 아닙니다. 막히는 것은 심사 과정에서 의식적으로 뺀 부분에 한정됩니다.

이런 상담이 많습니다

C사는 2024년 3월 주방용 거치대 특허를 출원했는데, 심사관이 선행기술과 같다는 거절이유를 통지하자 받침판을 「금속 재질」로 한정하는 보정서와 「합성수지 받침판과는 다르다」는 의견서를 냈습니다. 특허는 2025년 5월 등록됐습니다. 그런데 2026년 초 경쟁사가 합성수지 받침판을 쓴 같은 구조의 거치대를 월 1만 개씩 팔기 시작했습니다. C사는 경쟁사 제품도 특허 침해로 판매를 막고 손해배상을 받을 수 있는지 물었습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

의식적 제외는 어떻게 판단하나요?

의식적 제외 여부는 등록된 명세서만 보지 않고, 출원부터 등록까지 심사관이 낸 거절이유와 출원인이 낸 보정서·의견서에 나타난 출원인의 의도와 보정 이유를 함께 보고 판단합니다. 거절을 피하려고 특정 구성을 빼면서 「그 구성과는 다르다」고 설명했다면 의식적 제외로 인정되기 쉽습니다.

반대로 보정 이유가 선행기술 회피와 관계없거나, 뺀 부분이 경쟁사 제품과 다른 구성이라면 의식적 제외가 아닐 수 있습니다. 이때는 문언 침해가 아니더라도 균등 침해를 따로 주장할 여지가 남습니다.

등록 후 정정으로 좁힌 경우에도 같은가요?

네, 특허 등록 뒤 정정을 통해 청구범위를 줄인 경우에도 같은 법리가 적용됩니다. 무효 공격을 피하려고 정정으로 뺀 부분은 나중에 침해 소송에서 다시 보호범위에 넣어 달라고 주장할 수 없습니다.

그래서 정정 청구서와 정정 이유서도 출원 경과 서류와 함께 봐야 합니다. 무효심판 과정에서 한 주장도 같은 방식으로 불리하게 쓰일 수 있습니다. 무효 공격을 막는 데 급급해 청구범위를 너무 좁히면, 그 뒤 나오는 유사 제품을 막을 수단도 함께 줄어듭니다. 정정 전에 경쟁 제품의 구성을 함께 검토해야 하는 이유입니다.

의식적 제외가 아니면 무엇을 청구할 수 있나요?

경쟁사 제품이 특허의 보호범위에 속하면 특허권자는 침해 금지와 예방을 청구할 수 있습니다. 이때 침해 제품의 폐기와 제조 설비의 제거도 함께 청구할 수 있습니다.

고의나 과실로 특허를 침해했다면 손해배상도 청구할 수 있습니다. 침해자가 침해로 얻은 이익을 손해액으로 추정하는 규정이 있고, 고의 침해라면 인정된 손해액의 5배까지 배상액을 정할 수 있습니다.

특허 금반언 쟁점 대응 순서

• 출원 경과 확보 - 특허청에서 거절이유통지서, 보정서, 의견서를 모두 받습니다. 무엇을 왜 뺐는지 확인하는 출발점입니다.
• 구성 대비표 작성 - 청구항의 구성요소와 경쟁사 제품을 한 줄씩 대비합니다. 다른 구성이 뺀 부분과 같은지 확인합니다.
• 균등 여부 검토 - 문언이 다르면 과제 해결 원리와 작용 효과가 같은지 봅니다. 의식적 제외가 아닐 때만 의미가 있습니다.
• 경고장 발송 - 침해가 분명할 때 판매 중단을 요구합니다. 근거 없는 경고는 거래 방해로 역공을 받을 수 있습니다.
• 금지·손해배상 청구 - 가처분이나 본안 소송을 냅니다. 판매량과 이익 자료를 함께 준비합니다.

2026. 9. 30. 기준 현행 「특허법」과 대법원 판례에 따른 일반 기준입니다. 여기까지는 일반 기준이고, 보정 이유가 선행기술 회피 외의 사유였거나 뺀 구성과 경쟁사 구성이 조금이라도 다르다면 출원 경과 서류를 보고 따로 따져야 합니다. 법무법인 윤성은 특허·상표 침해 금지와 손해배상 사건을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 출원 경과 서류는 어디서 받나요?
  거절이유통지서, 보정서, 의견서 같은 출원 경과 서류는 특허청 특허정보 서비스에서 열람하거나 발급받을 수 있습니다. 상대방도 같은 서류를 받아 금반언을 주장하므로, 소송이나 경고장 전에 먼저 확보해 검토해야 합니다.
• 보정으로 좁히면 균등 침해는 모두 막히나요?
  아니요, 보정했다는 사실만으로 균등 침해가 모두 막히지는 않습니다. 보정서와 의견서에 나타난 의도상 경쟁사 제품과 같은 구성을 의식적으로 뺀 경우에만 그 부분의 침해 주장이 금반언으로 허용되지 않습니다.
• 의견서에만 적은 설명도 불리하게 쓰이나요?
  네, 청구항을 고치지 않고 의견서에서 「이 구성은 선행기술과 다르다」고 설명한 경우에도 출원인의 의도를 보여 주는 자료로 쓰입니다. 심사관의 견해와 출원인의 의견서가 함께 판단 자료가 되기 때문입니다.
• 침해로 인정되면 판매를 바로 막을 수 있나요?
  침해가 인정되면 특허권자는 제조와 판매의 금지를 청구할 수 있습니다. 본안 판결 전에 판매를 막으려면 침해금지 가처분을 신청하는데, 가처분에서는 권리범위와 금반언 쟁점을 짧은 기간 안에 소명해야 합니다.
• 손해배상액은 어떻게 정하나요?
  침해자가 침해로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하거나, 특허발명 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있습니다. 고의 침해가 인정되면 손해액의 5배까지 배상액이 정해질 수 있습니다.
• 경쟁사 쪽에서는 어떻게 방어하나요?
  경고장을 받은 쪽은 특허권자의 출원 경과 서류를 받아 자사 제품의 구성이 심사 과정에서 제외된 것인지 확인합니다. 의식적 제외에 해당하면 권리범위 확인심판이나 침해 소송에서 금반언을 항변으로 주장합니다.

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