지식재산

특허 거절결정 소송에서 처음 보는 자료가 나오면 새 거절이유인가요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.11 갱신

아니요, 이미 통지된 진보성 거절이유를 보충하려고 출원 당시 널리 쓰이던 주지관용기술을 증명하는 자료라면 특허 거절결정 소송에서 처음 나와도 새 거절이유가 아닙니다. 대법원은 이런 자료를 진보성 판단 근거로 쓴 원심을 유지하고 출원인의 상고를 기각했습니다. 지금은 새 자료가 무엇을 증명하려는 것인지부터 확인하십시오.

소송에서 처음 보는 문헌이 나왔다고 해서 모두 절차 위반으로 다툴 필요는 없습니다. 그 자료가 무엇을 증명하려는 것인지부터 보면 됩니다.

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중소 제조업체 K사는 2023년 부품 조립 구조에 관한 특허를 출원했지만, 심사관은 선행발명 두 건을 결합하면 쉽게 발명할 수 있다며 거절이유를 통지했고 K사의 의견서에도 2024년 거절결정을 했습니다. K사는 거절결정불복심판에서도 졌고, 2025년 특허법원에 심결취소소송을 냈습니다. 소송 도중 피고인 지식재산처장이 심사 단계에서 보지 못한 문헌을 「출원 당시 널리 쓰이던 기술」이라며 증거로 내자, K사는 의견을 낼 기회가 없었던 새 거절이유라며 다툽니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

소송 단계에서 특허청 측이 새 자료를 내면 새 거절이유인가요?

이미 통지된 진보성 거절이유를 보충하는 자료라면 새 거절이유가 아닙니다. 대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후11190 판결은 심사 단계에서 통지된 선행발명을 보충하려고 출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하는 자료를 낸 것은 새로운 공지기술에 관한 것이 아니어서, 법원이 이를 진보성 부정의 근거로 써도 새 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이 아니라고 판단했습니다.

선행발명 명세서에 배경기술로 적힌 다른 공보도 마찬가지입니다. 그 공보가 진보성 부정의 증거로 제출된 것이 아니라 선행발명의 내용을 이해하는 데 참작된 것이라면 새 공지기술로 보지 않습니다.

출원인이 의견을 낼 기회는 어떻게 보장되나요?

거절결정을 하려면 먼저 거절이유를 통지하고 기간을 정해 의견서를 낼 기회를 주어야 합니다. 2026. 10. 4. 기준 현행 「특허법」은 청구항이 둘 이상이면 거절되는 청구항을 밝히고 이유를 구체적으로 적게 합니다. 거절결정불복심판에서 거절결정과 다른 거절이유를 발견한 경우에도 같은 통지 절차를 거쳐야 합니다.

그래서 심결취소소송에서 지식재산처장(종전 특허청장)은 심사나 심판 단계에서 의견서 제출 기회를 주지 않은 새 거절이유를 주장할 수 없습니다. 다만 이미 통지된 거절이유와 주된 취지가 같고 보충하는 데 그치는 사유는 심결의 당부를 판단하는 근거가 될 수 있습니다. 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 이후 유지된 기준입니다.

진보성은 어떤 기준으로 판단하나요?

선행기술의 범위와 내용, 출원발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준을 증거로 파악한 뒤, 통상의 기술자가 그 차이를 극복하고 쉽게 발명할 수 있는지를 봅니다. 여러 문헌을 결합하는 경우에는 결합의 암시나 동기가 문헌에 있거나, 출원 당시 기술수준·기술상식·업계의 요구 등에 비추어 쉽게 결합할 수 있으면 진보성이 부정됩니다.

주지관용기술 자료가 쓰이는 곳이 바로 이 「기술수준과 기술상식」입니다. 출원인 쪽에서는 그 기술이 실제로 출원 당시 널리 쓰였는지, 선행발명과 결합할 동기가 있었는지를 다투는 편이 절차 위반 주장보다 실익이 큽니다.

청구항 하나만 문제여도 출원 전체가 거절되나요?

거절됩니다. 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 출원에서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원 전부가 거절되어야 한다는 것이 대법원의 일관된 입장이고, 이 판결도 청구항 제1항의 진보성이 부정되자 출원 전체를 거절한 원심을 유지했습니다.

그래서 거절결정을 받으면 문제 된 청구항을 보정으로 정리하는 방법을 먼저 검토합니다. 거절결정등본을 받은 날부터 3개월 안에는 명세서나 도면을 보정해 재심사를 청구할 수 있고, 다만 거절결정불복심판을 청구하면 재심사는 청구할 수 없습니다.

특허 거절결정 대응 순서

• 거절이유 분석 - 통지서에 적힌 선행발명과 거절되는 청구항을 확인합니다. 어느 청구항이 어떤 문헌 때문에 막혔는지가 출발점입니다.
• 보정·재심사 검토 - 문제 청구항을 삭제하거나 좁혀 재심사를 청구할지 정합니다. 거절결정등본을 받은 날부터 3개월 안입니다.
• 불복심판 청구 - 보정으로 해결이 어렵다면 거절결정불복심판을 냅니다. 심판에서 다른 거절이유가 나오면 의견서 기회를 요구합니다.
• 소송 증거 점검 - 심결취소소송에서 새 자료가 나오면 그것이 주지관용기술 보충인지, 주된 취지가 다른 새 공지기술인지 구분합니다. 뒤의 경우에만 절차 위반으로 다툽니다.
• 진보성 반박 준비 - 결합 동기가 없다는 점과 출원발명만의 효과를 실험자료 등으로 정리합니다. 심결등본을 받은 날부터 30일 안에 소를 냅니다.

여기까지는 일반 기준이고, 분할출원이나 우선권 주장이 얽혀 있거나 해외 출원과 함께 진행 중이면 출원 서류 전체를 보고 따로 따져야 합니다. 법무법인 윤성은 중소기업의 특허·상표 분쟁과 관련 계약 자문을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 거절이유 통지를 받으면 무엇을 할 수 있나요?
  정해진 기간 안에 의견서를 내거나 명세서를 보정할 수 있습니다. 특허법 제63조 제1항은 거절결정 전에 거절이유를 통지하고 의견서를 낼 기회를 주도록 하고, 제2항은 청구항이 둘 이상이면 거절되는 청구항과 이유를 구체적으로 적게 합니다. 어느 청구항이 막혔는지 보고 그 부분을 좁히거나 삭제하는 보정을 검토합니다.
• 거절결정에 불복하려면 언제까지 해야 하나요?
  거절결정등본을 받은 날부터 3개월 안에 심판을 청구해야 합니다. 특허법 제132조의17이 정한 기간입니다. 같은 3개월 안에 보정과 함께 재심사를 청구하는 방법도 있지만, 제67조의2 제1항 제2호에 따라 불복심판을 청구하면 재심사는 청구할 수 없으므로 둘 중 하나를 골라야 합니다.
• 심판에서 진 뒤 소송은 언제까지 내나요?
  심결등본을 송달받은 날부터 30일 안에 특허법원에 내야 합니다. 특허법 제186조 제3항이 정한 기간이고, 같은 조 제4항은 이 기간을 불변기간으로 정합니다. 특허법원은 심결에 대한 소의 전속관할 법원이며, 특허법원 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있습니다.
• 심판 단계에서 새 거절이유가 나오면 어떻게 되나요?
  다시 의견서를 낼 기회가 주어져야 합니다. 특허법 제170조 제2항은 거절결정불복심판에서 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 거절이유 통지 규정을 준용하도록 정합니다. 통지 없이 새 이유로 심판청구를 기각한 심결은 위법하다는 것이 대법원 2013후1054 판결의 입장입니다.
• 주지관용기술이란 무엇인가요?
  출원 당시 그 기술분야에서 널리 알려져 흔히 쓰이던 기술을 말합니다. 대법원 2026. 1. 29. 선고 2022후11190 판결은 이미 통지된 선행발명을 보충해 이런 기술의 존재를 증명하는 자료는 주된 취지가 다른 새 공지기술이 아니라고 보았습니다. 출원인은 그 기술이 실제로 널리 쓰였는지를 다툴 수 있습니다.
• 여러 선행기술을 합쳐서 진보성을 부정할 수 있나요?
  합칠 수 있습니다. 특허법 제29조 제2항은 통상의 지식을 가진 사람이 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다고 정하고, 판례는 결합의 암시·동기가 문헌에 있거나 기술수준·업계의 요구 등에 비추어 쉽게 결합할 수 있으면 진보성을 부정합니다. 결합 동기가 없다는 점이 반박의 중심입니다.
• 특허청장이 아니라 지식재산처장이 피고인 이유는 무엇인가요?
  특허 심사 업무를 맡는 기관의 명칭이 바뀌었기 때문입니다. 2026. 10. 4. 기준 현행 특허법 제170조 제1항 후단도 「지식재산처장」이라는 명칭을 쓰고, 이 사건 거절결정 심결취소소송의 피고도 지식재산처장이었습니다. 종전 판례에서 말하는 특허청장의 주장 제한 법리는 그대로 적용됩니다.

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