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원출원 때 빠뜨린 공지예외주장, 분할출원에서 해도 인정되나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.14 갱신

원출원이 자기 공개일부터 12개월 안이었다면 분할출원에서 한 공지예외주장으로도 원출원일 기준 효과를 받습니다. 분할출원이 1년을 넘겨도 같습니다. 대법원 2020후11479 판결로 요건과 기한, 대응 순서를 정리했습니다.

네, 원출원이 공개일부터 12개월 안에 이루어졌다면 분할출원에서 한 공지예외주장으로도 원출원일 기준의 효과를 받을 수 있습니다. 분할출원 자체가 공개일부터 12개월이 지난 뒤였어도 마찬가지입니다. 다만 분할출원서에 공지예외 취지를 적고 증명서류를 기한 안에 내는 절차는 지켜야 합니다. 원출원을 살려 두려고 보정으로 공지예외주장을 끼워 넣으려 애쓸 필요는 없습니다.

이런 상담이 많습니다

A씨는 대학원에서 쓴 석사 논문의 기술로 2025. 3. 특허를 출원했는데, 논문은 그보다 다섯 달 전에 공개되어 있었습니다. 출원 당시 청구범위가 논문 내용과 조금 달라 문제 될 것이 없다고 생각해 출원서에 공지예외 취지를 적지 않았습니다. 2026. 6. 심사관은 A씨 본인의 논문 때문에 신규성과 진보성이 없다는 의견제출통지를 보냈습니다. 보정기간 안에 분할출원을 하면서 공지예외주장을 하면 논문을 피할 수 있는지, 분할출원일이 논문 공개일부터 1년이 지나도 괜찮은지 A씨가 물으셨습니다. 원출원은 이미 의견서 제출 기한이 한 달 남짓 남은 상태였습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

대법원은 분할출원의 공지예외주장을 어떻게 판단했나요?

분할출원에서 한 공지예외주장을 받아들여야 한다고 보아 원심을 파기했습니다. 출원인은 2014. 8.경 석사 논문을 공개한 뒤 2014. 12. 23. 원출원을 했지만 공지예외주장을 하지 않았습니다. 심사관이 그 논문으로 신규성이 없다고 통지하자, 2016. 8. 30. 보정기간 안에 분할출원을 하며 공지예외주장을 했습니다.

특허심판원과 특허법원은 원출원에서 주장하지 않았으니 효과가 없다고 했습니다. 대법원은 “원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.”라고 밝혔습니다. 적법한 분할출원은 원출원일에 출원한 것으로 보기 때문입니다. 이 사건 원출원은 논문 공개 약 넉 달 뒤에 이루어져 12개월 요건을 갖추었고, 분할출원도 분할 가능 기간 안에 절차를 지켜 이루어졌습니다.

분할출원이 공개일부터 1년이 지나도 괜찮은가요?

괜찮습니다. 12개월을 따지는 기준은 원출원일입니다. 특허법은 분할출원을 원출원 때 출원한 것으로 보고, 예외로 공지예외주장의 제출 시기와 증명서류 기한만 분할출원일을 기준으로 정합니다. 대법원도 분할출원이 공개일부터 12개월을 넘겨 이루어졌어도 효과가 생긴다고 보았습니다.

그래서 확인할 것은 두 가지입니다. 원출원일이 첫 공개일부터 12개월 안인지, 그리고 분할출원서에 공지예외 취지를 적고 30일 안에 증명서류를 냈는지입니다. 현행 특허법 제30조와 제52조 제2항도 판결 당시와 같은 구조여서 이 법리는 지금도 그대로 적용됩니다.

원출원에서 보정으로 공지예외주장을 추가하면 안 되나요?

출원서에 빠뜨린 공지예외주장을 단순 보정으로 채우는 것은 허용되지 않습니다. 대법원은 보정과 분할출원은 별개 제도이고, 분할출원은 요건만 갖추면 허용되는 독립된 출원이라고 보았습니다. 보정이 막혀 있다고 분할출원까지 막을 이유는 없다는 것입니다.

한편 지금은 보완수수료를 내고 보정할 수 있는 기간 등에 공지예외 취지와 증명서류를 제출하는 보완 제도가 있습니다. 원출원이 아직 심사 중이라면 이 보완 제도와 분할출원 중 어느 쪽이 나은지 먼저 비교합니다. 여러 번 공개한 경우의 기준은 「제품을 여러 번 공개했는데 첫 공개만 공지예외 주장해도 되나요?」에서 자세히 설명했습니다.

공지예외가 인정되지 않는 공개도 있나요?

있습니다. 공지예외는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 스스로 공개했거나, 그 사람의 뜻에 반해 공개된 경우에 적용됩니다. 다만 본인이 공개했더라도 조약이나 법률에 따라 국내외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외됩니다. 먼저 낸 다른 특허출원이 공개된 것은 공지예외로 피할 수 없다는 뜻입니다.

또 공지예외는 공개된 발명을 신규성·진보성 판단에서 빼 주는 것이지, 공개 뒤 다른 사람이 따로 공개한 기술까지 없애 주지는 않습니다. 같은 기술을 제3자가 먼저 출원하거나 발표했다면 그 자료는 별도로 검토해야 합니다. 공개일부터 출원까지 시간이 길수록 이런 위험이 커집니다. 그래서 공개 직후 바로 출원하는 것이 가장 안전합니다.

공지예외 분할출원 대응 순서

• 공개일 확정 - 논문 게재일, 전시일, 판매 개시일 중 가장 빠른 공개일을 자료로 확정합니다.
• 원출원일 대조 - 원출원일이 그 공개일부터 12개월 안인지 계산합니다.
• 분할 가능 기간 확인 - 보정기간인지, 거절결정등본을 받은 날부터 3개월 안인지 봅니다.
• 분할출원과 주장 - 분할출원서에 공지예외 취지를 적고 30일 안에 증명서류를 냅니다.
• 불복 준비 - 그래도 거절되면 거절결정등본을 받은 날부터 3개월 안에 심판을 청구합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 첫 공개일과 원출원일 사이의 기간, 분할출원 시점과 증명서류 제출 여부에 따라 특허를 받을 수 있는지가 달라집니다. 법무법인 윤성은 특허 출원 전략 검토와 거절결정 불복, 특허 분쟁을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 논문을 먼저 발표했는데 특허를 받을 수 있나요?
  발표일부터 12개월 안에 출원하고 공지예외 취지를 적으면 그 논문을 신규성·진보성 판단에서 빼고 봅니다. 12개월이 지나면 본인 논문도 선행기술이 됩니다.
• 공지예외 증명서류는 언제까지 내야 하나요?
  출원일부터 30일 안에 내야 하고, 분할출원은 분할출원일부터 30일을 셉니다. 기한을 놓쳤다면 보완수수료를 내고 보정할 수 있는 기간 등에 보완하는 방법을 검토합니다.
• 거절결정을 받은 뒤에도 분할출원을 할 수 있나요?
  거절결정등본을 받은 날부터 3개월 안이면 할 수 있습니다. 같은 기간 안에 거절결정 불복심판도 청구할 수 있으므로 두 방법을 함께 비교합니다.
• 원출원은 취하해도 분할출원이 살아 있나요?
  적법하게 접수된 분할출원은 독립된 출원이라 원출원을 취하해도 유지됩니다. 판결 사안에서도 분할출원 다음 날 원출원을 취하했습니다.
• 원출원 청구범위에 없던 기술도 분할출원할 수 있나요?
  원출원서에 처음 첨부한 명세서나 도면에 적혀 있던 내용이면 분할할 수 있습니다. 대법원도 뒤에 권리화가 필요해진 발명을 분할출원으로 보호할 수 있다고 보았습니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

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• 원출원 심사 때 제외한 기술을 분할출원한 특허로 다시 주장할 수 있나요?
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