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특허 출원 전에 거래처에 시제품을 납품했으면 특허가 무효가 되나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.21 갱신

출원 전 납품과 시운전이 있었어도 계약상 누설금지 의무와 제한된 참석 등 비밀유지 상태에서 이루어졌다면 공연히 실시된 발명이 아니라고 볼 여지가 있습니다. 대법원 2021후10732 판결의 판단 기준과 출원 전 납품 시 준비할 것을 정리했습니다.

꼭 그렇지는 않습니다. 대법원은 출원 전에 고객사에 시제품을 납품하고 시운전까지 했더라도, 계약상 누설금지 의무가 있고 참석자가 제한되는 등 비밀이 유지된 상태였다면 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다고 판단했습니다. 별도의 비밀유지계약서가 없었다는 사정만으로 특허가 무효가 되는 것은 아닙니다. 무효심판이 들어와도 납품 계약의 내용과 이행 과정을 근거로 다툴 수 있습니다.

이런 상담이 많습니다

A사는 반도체 검사장비를 만들어 2025. 1. 거래처 B사에 시험용 장비 한 대를 납품했습니다. 며칠 뒤 B사 공장에서 B사 직원과 A사 직원만 참석해 시운전을 했고, 지적받은 부분을 고쳐 2025. 9. 최종 장비를 넘겼습니다. A사는 그사이인 2025. 3. 그 장비 기술로 특허를 출원해 등록받았습니다. 2026. 4. 경쟁사 C사는 출원 전에 이미 납품되어 공연히 실시되었다며 특허무효심판을 청구했습니다. A사는 따로 비밀유지계약서를 쓰지 않았는데 특허를 지킬 수 있는지 물으셨습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

출원 전에 납품하면 왜 신규성이 문제 되나요?

특허법은 출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허를 받을 수 없다고 정합니다. 공연히 실시되었다는 것은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 뜻합니다. 장비를 납품하면 양도에 해당하므로, 그때 비밀이 유지되었는지가 쟁점이 됩니다.

이 요건을 어기고 등록된 특허는 이해관계인의 무효심판으로 무효가 될 수 있습니다. 현행 특허법도 판결 당시와 같은 신규성 기준을 두고 있습니다. 무효심판에서 다른 선행기술과의 결합을 다투는 방법은 「선행기술 몇 개를 합치면 된다며 특허무효심판이 들어왔는데 다툴 수 있나요?」에서 자세히 설명했습니다.

비밀유지계약서가 없으면 공연히 실시된 것인가요?

그렇게 단정할 수 없습니다. 법원은 별도 비밀유지계약서의 유무만 보지 않고, 계약의 내용과 이행 과정, 당사자 관계, 실제로 비밀유지 조치가 있었는지를 함께 봅니다. 구매계약 안에 계약 이행 사항을 제3자에게 누설하지 않는다는 조항이 있으면 그것도 비밀유지 의무가 됩니다.

납품한 물건이 시제품에 그치고 개량을 거쳐 최종 납품해야 계약 이행이 끝나는 구조라면, 그 기간 동안 당사자들은 공동 목적 아래 협력하는 관계로 볼 수 있습니다. 시운전에 허락받은 사람만 들어갔다는 정황도 비밀 상태를 뒷받침합니다. 출입 기록이나 보안 서약서가 남아 있으면 더 좋습니다. 반대로 시운전 장면을 외부 업체나 전시회에 공개했다면 결론이 달라질 수 있습니다.

대법원은 어떻게 판단했나요?

장비업체는 2016. 1. 고객사와 칩 검사장치 설비구매계약을 맺고 장비를 납품했고, 며칠 뒤 고객사 관계자 입회 아래 시운전을 했습니다. 개량을 거친 최종 완성품은 2017. 6.경 납품되었고, 관련 특허는 그 사이인 2016. 3. 24. 출원되었습니다. 계약은 고객사의 시운전 합격 확인 시점을 설치 완료로 정하고, 계약 이행 사항의 누설을 금지했습니다. 원심은 비밀유지약정이 없다며 신규성이 없다고 보았습니다.

대법원은 최초 납품한 장비는 “시제품의 의미만을 가질 뿐이고” 최종 납품 때 계약 이행이 완료된다고 보았습니다. 당사자들이 누설금지 의무를 지고 시운전 때 제한된 인원만 참석한 정황도 있어, 출원 전에 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다며 원심판결을 파기환송했습니다.

이미 공개해 버렸다면 특허를 받을 길은 없나요?

공개일부터 12개월 안이라면 공지예외 주장으로 길이 있습니다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 스스로 공개했거나, 그 의사에 반해 공개되었다면 그 발명은 공지되지 않은 것으로 봅니다. 스스로 공개한 경우에는 출원서에 그 취지를 적고 출원일부터 30일 안에 증명서류를 내야 합니다.

기한 안에 서류를 내지 못했더라도 보완수수료를 내고 보정 기간 등 정해진 기간에 낼 수 있습니다. 다만 다른 사람이 같은 기술을 먼저 출원했거나 공개했다면 이 제도로 구제되지 않을 수 있습니다. 공개가 여러 번이었다면 「제품을 여러 번 공개했는데 첫 공개만 공지예외 주장해도 되나요?」에서 설명한 기준도 함께 보아야 합니다.

출원 전 납품 특허 무효 다툼 대응 순서

• 납품 계약서 확보 - 설치 완료 조건, 검수·합격 절차, 누설금지 조항을 찾습니다.
• 이행 경과 정리 - 최초 납품, 시운전, 개량, 최종 납품 날짜를 출원일과 나란히 적습니다.
• 비밀 유지 정황 수집 - 시운전 참석자 명단, 출입 기록, 내부 보안 규정을 모읍니다.
• 답변서 작성 - 시제품 성격과 비밀유지 상태를 들어 공연 실시가 아니라고 주장합니다.
• 보충 방어 준비 - 정정청구나 다른 선행기술 대비 진보성 주장도 함께 검토합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 납품 계약의 누설금지 조항과 시운전 참석 범위, 최종 납품 시점에 따라 공연 실시 여부가 달라집니다. 법무법인 윤성은 특허 무효심판과 심결취소소송, 기술 납품 계약 검토를 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 공지와 공연 실시는 어떻게 다른가요?
  공지는 발명이 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것이고, 공연 실시는 비밀유지 제한 없이 양도 등으로 사용되어 그런 상태에 놓인 것입니다. 실제로 많은 사람이 알았을 필요는 없습니다.
• 고객사 직원 몇 명이 본 것만으로도 공개가 되나요?
  비밀유지 의무가 없는 사람이 보았다면 인원이 적어도 공개로 볼 수 있습니다. 반대로 계약상 누설금지 의무가 있는 관계자만 보았다면 공개가 아니라고 볼 여지가 있습니다.
• 공지예외 주장은 언제까지 해야 하나요?
  공개일부터 12개월 안에 출원해야 하고, 스스로 공개한 경우 출원서에 취지를 적고 출원일부터 30일 안에 증명서류를 내야 합니다. 보완수수료를 내면 보정 기간 등에 낼 수도 있습니다.
• 특허권이 소멸한 뒤에도 무효심판이 들어올 수 있나요?
  들어올 수 있습니다. 무효심판은 특허권이 소멸된 뒤에도 청구할 수 있고, 무효 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다.
• 누가 특허무효심판을 청구할 수 있나요?
  이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있습니다. 경쟁 제품을 만들거나 침해 경고를 받은 회사가 대표적인 이해관계인이며, 청구항마다 따로 청구할 수 있습니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

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