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청구항 전제부에 적은 기술은 출원 전에 알려진 공지기술로 보나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.14 갱신

청구항 전제부에 적었거나 명세서에 종래기술로 적었다는 사정만으로 공지기술로 보지 않습니다. 출원인이 공지라는 취지로 적었다고 인정될 때만 공지로 추정하고, 공개 전 기술을 착오로 적었다면 추정이 깨집니다. 대법원 전원합의체 판결로 정리했습니다.

아니요, 청구항 전제부에 적었거나 명세서에 종래기술로 적었다는 사정만으로 공지기술로 보지 않습니다. 대법원 전원합의체는 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 적었다고 인정될 때만 공지로 사실상 추정하고, 착오로 잘못 적은 것이 밝혀지면 추정이 깨진다고 했습니다. 상대가 전제부 기재만 들어 진보성이 없다고 주장하면 그 주장을 그대로 받아들일 필요는 없습니다. 공지의 증명책임은 무효를 주장하는 쪽에 있습니다.

이런 상담이 많습니다

B씨 회사는 2016년 등록한 여과장치 실용신안권을 가지고 있습니다. 2026. 5. 11. 경쟁사가 진보성이 없다며 등록무효심판을 청구했는데, 청구항의 「~에 있어서」 부분인 전제부 구성은 이미 알려진 기술이라며 따로 증거를 내지 않았습니다. B씨 회사는 심사 때 의견서에 전제부 구성이 종래 알려진 것이라고 썼습니다. 그런데 확인해 보니 그 구성은 출원 당시 아직 공개되지 않은 자사 선출원 기술이었습니다. B씨는 의견서 때문에 무효가 되는지 물으셨습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

대법원 전원합의체는 어떻게 판단했나요?

대법원은 공지 여부를 사실인정의 문제로 보고, 증명책임은 신규성이나 진보성이 없다고 주장하는 쪽에 있다고 했습니다. 전제부 기재는 발명을 요약하거나 기술분야를 적거나 대상물품을 한정하는 등 목적이 다양해, “어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다”고 판시했습니다. 명세서의 배경기술이나 종래기술도 출원 전 공지를 요건으로 하는 개념이 아니라고 보았습니다. 출원인이 아는 기존 기술을 적은 것일 뿐, 그 기술이 출원 전에 공개됐다는 뜻은 아니라는 것입니다.

다만 명세서 전체와 출원경과로 보아 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 적었다고 인정되면, 별도 증거 없이도 공지된 것으로 사실상 추정합니다. 이와 달리 전제부 구성이나 종래기술 기재를 공지로 본다는 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 등은 이 판결로 변경됐습니다. 이 법리는 실용신안에도 같이 적용되고, 신규성·진보성 요건을 정한 특허법 제29조 제1항은 현행법에서도 같습니다.

이 사건에서는 왜 공지 추정이 깨졌나요?

출원인이 착오로 공개 전 기술을 공지된 것처럼 적었기 때문입니다. 사건은 폐수여과기의 레이크보호장치 실용신안입니다. 출원인은 진보성이 없다는 거절이유통지를 받고 1997. 6. 24.경 구성 1부터 4를 전제부 형식으로 보정하면서, 종래에 알려진 구성을 공지로 인정해 전제부로 바꾸어 적었다는 의견서를 냈습니다.

대법원은 이런 경과라면 전제부 구성이 공지기술이라고 사실상 추정할 수는 있다고 보았습니다. 그러나 그 기재는 출원 당시에는 공개되지 않았고 의견서 제출 때에만 공개된 선출원고안을 착오로 공지 기술처럼 적은 것이어서, 추정이 번복됐다고 판단했습니다. 그래서 전제부 구성을 공지로 취급하지 않고 증거로 공지 여부를 따진 원심이 옳다고 했습니다. 추정이 깨지는 예로는 공개 전 선출원발명이나 회사 내부에만 알려진 기술을 착오로 적은 경우가 제시됐습니다. 보충의견은 이때 그 기술이 어디에도 공개되지 않았다는 소극적 사실까지 증명해야 하는 것은 아니라고 설명했습니다.

예전 무효심결과 같은 주장을 다시 하면 어떻게 되나요?

확정 심결이 있으면 누구든지 동일 사실과 동일 증거로 다시 심판을 청구할 수 없습니다. 대법원은 종전 심판의 무효사유 외에 다른 무효사유를 더하면 새 청구 자체는 일사부재리에 어긋나지 않는다고 했습니다. 다만 종전 심결과 공통되는 부분은 확정 심결을 뒤집을 만큼 유력한 증거가 새로 나왔는지를 따져 판단합니다.

이 제도는 같은 권리에 대해 서로 모순되는 심결이 생기는 것을 막으려는 것입니다. 이 사건에서도 진보성 부정 주장은 종전 무효심판의 청구원인과 공통됐고, 새로 낸 비교대상고안들은 확정 심결을 뒤집을 만큼 유력한 증거로 인정되지 않았습니다. 진보성 판단 방법 자체는 「경쟁사가 내 특허를 진보성 없다며 무효심판을 걸면 어떻게 판단하나요?」에서 자세히 설명했습니다.

특허 무효심판 공지기술 다툼 대응 순서

• 전제부 기재 경위 확인 - 출원 서류에서 언제, 왜 그 구성을 전제부로 옮겼는지와 의견서의 정확한 문구를 확인합니다.
• 실제 공개 시점 조사 - 공지로 적은 기술이 출원 전에 공개됐는지 공보와 문헌, 제품 출시 자료의 날짜로 하나씩 확인합니다.
• 착오 자료 정리 - 공개 전 선출원 기술이나 사내 기술이었다면 출원번호, 공개일, 내부 문서와 작성 경위를 모읍니다.
• 이전 심결 대조 - 같은 권리에 확정 심결이 있으면 청구원인과 증거가 겹치는지 표로 비교합니다.
• 답변서 작성 - 공지의 증명책임이 상대에게 있다는 점을 전제로 구성요소별로 반박합니다. 추정을 깨는 착오 경위는 날짜순으로 정리해 붙입니다.

여기까지는 일반 기준이고, 전제부로 옮긴 경위와 의견서의 표현, 그 기술의 실제 공개 시점에 따라 공지로 볼지가 달라집니다. 법무법인 윤성은 특허·실용신안 등록무효심판과 심결취소소송 대응을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 명세서 배경기술란에 적은 기술도 공지기술이 되나요?
  그 자체로는 아닙니다. 배경기술이나 종래기술은 발명을 이해하고 심사하는 데 쓰는 기존 기술일 뿐, 출원 전 공개를 요건으로 하는 개념이 아니라는 것이 대법원 판단입니다. 공지 여부는 따로 증명되어야 합니다.
• 무효를 주장하는 쪽은 공지를 어떻게 증명해야 하나요?
  권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실이 아니면 공지사실은 증거로 증명해야 합니다. 출원 전 날짜가 찍힌 공보, 간행물, 판매 자료처럼 공개 시점이 드러나는 자료가 필요합니다.
• 의견서에서 공지라고 인정했으면 번복할 수 없나요?
  번복할 수 있습니다. 공지 인정은 사실상 추정에 그치므로, 출원 당시 공개되지 않은 선출원발명이나 회사 내부에만 알려진 기술을 착오로 적은 것이 밝혀지면 추정이 깨진다고 대법원은 보았습니다.
• 이미 기각된 무효심판을 다른 증거로 다시 청구할 수 있나요?
  확정 심결과 동일 사실·동일 증거로는 다시 청구할 수 없습니다. 다른 무효사유를 더하면 청구는 할 수 있지만, 종전과 공통되는 부분은 확정 심결을 뒤집을 만큼 유력한 새 증거가 있어야 결론이 달라집니다.
• 실용신안에도 같은 기준이 적용되나요?
  네, 대법원은 전제부 기재 구성요소의 공지 추정과 그 번복에 관한 법리가 실용신안에도 마찬가지로 적용된다고 밝혔습니다. 이 사건도 실용신안 등록무효 사건이었습니다.
• 출원할 때 전제부를 어떻게 써야 나중에 문제가 없나요?
  실제로 공개된 기술인지 선행기술 조사로 확인한 뒤에만 공지라는 취지로 적는 편이 안전합니다. 확인 없이 공지를 인정하면 그 구성이 공지로 추정되어 진보성 판단에서 불리하게 쓰일 수 있습니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

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• 경쟁사가 내 특허를 진보성 없다며 무효심판을 걸면 어떻게 판단하나요?
• 선행기술 몇 개를 합치면 된다며 특허무효심판이 들어왔는데 다툴 수 있나요?
• 선행기술 여러 개를 조합하면 내 특허 진보성이 없어지나요?
• 청구항 용어가 모호하다며 무효심판을 당했는데 특허가 무효가 되나요?
• 특허 심사 때 보정으로 뺀 구성을 쓴 경쟁사 제품도 침해라고 막을 수 있나요?
• 무효심판 중 청구항에 괄호로 기준을 덧붙이는 정정이 허용되나요?

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