지식재산

특허가 무효가 됐는데 그 전에 어긴 실시금지 약정 배상책임도 사라지나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.11 갱신

아니요, 특허가 나중에 무효로 확정돼도 그 전까지 계약으로 약속한 특허발명 실시금지의무를 어긴 책임은 남아 채무불이행 손해배상을 해야 합니다. 대법원 2024다270105 판결은 실시금지계약이 처음부터 이행불능이었던 것이 아니라 무효 확정 때부터 이행불능이 될 뿐이고, 자유실시기술이라는 사정만으로도 계약의 구속에서 벗어나지 못한다고 보았습니다. 지금은 계약서의 실시금지 조항과 특허 무효 확정일부터 확인하십시오.

특허 무효 소식을 들었다고 해서 계약을 근거로 한 손해배상 청구를 포기할 필요는 없습니다. 특허권 침해 소송과 계약 위반 소송은 따로 따져야 합니다.

이런 상담이 많습니다

A회사는 2023년 협력사인 B회사와 상호협력계약을 맺으면서 B회사가 A회사의 허락 없이 A회사 특허발명을 실시하거나 유사 제품을 생산하지 않기로 약정했습니다. 손해액은 부정경쟁방지법의 손해액 추정 규정에 따라 산정하기로 했습니다. 그런데 B회사는 계약 기간 중 비슷한 제품을 만들어 팔았고, 그 뒤 A회사 특허는 무효심판에서 무효로 확정됐습니다. B회사는 특허가 처음부터 없었던 것이 됐으니 배상할 것도 없다고 주장했습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

특허가 무효로 확정되면 실시금지 약정도 처음부터 무효인가요?

아닙니다. 특허 무효가 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보지만, 그 특허를 대상으로 맺은 계약까지 체결 때부터 이행불능이었던 것은 아닙니다. 계약은 무효 확정 때부터 이행불능 상태가 될 뿐입니다. 2026. 10. 11. 기준 현행 「특허법」은 무효심결이 확정되면 특허권이 처음부터 없었던 것으로 본다고 정합니다.

이 법리는 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결이 특허발명 실시계약에 관해 처음 밝힌 것입니다. 그 사건은 특허가 무효로 확정돼도 실시권자가 이미 낸 실시료 가운데 계약이 유효하게 존재한 기간에 해당하는 부분은 부당이득으로 돌려받을 수 없다고 보았습니다.

무효 확정 전에 어긴 부분은 배상해야 하나요?

배상해야 합니다. 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없다면, 특허권자는 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간에 특허발명을 실시한 계약상대방에게 채무불이행 손해배상을 청구할 수 있습니다. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결은 특허 무효가 확정된 날까지 실시금지의무와 유사제품 생산금지의무가 유효하게 존속했다고 본 원심을 유지하고 상고를 모두 기각했습니다.

특허법은 2027. 3. 16. 시행되는 개정이 예정돼 있으므로, 그 뒤에 생긴 분쟁은 개정 조문을 다시 확인해야 합니다.

자유실시기술이라고 주장하면 책임을 피할 수 있나요?

피할 수 없습니다. 자유실시기술은 그 기술분야의 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 기술을 말하며, 특허 침해 소송에서는 침해를 부정하는 항변이 됩니다. 그러나 대법원은 계약상대방이 실시한 형태가 자유실시기술에 해당하더라도 그 사정만으로 당사자가 합의한 실시금지계약의 구속력에서 벗어나지 못한다고 보았습니다. 계약으로 약속한 의무는 특허의 효력과 별개라는 취지입니다.

손해액은 어떻게 계산하나요?

계약에서 손해액 산정 방법을 정해 두었다면 그에 따릅니다. 이 사건 계약은 부정경쟁방지법의 손해액 추정 규정에 따라 산정하기로 약정했고, 법원은 원고가 피고와 같은 종류의 영업을 하는 것으로 보고 그 방법으로 손해액을 산정한 원심을 유지했습니다. 그 규정은 침해한 사람이 얻은 이익액을 침해당한 사람의 손해액으로 추정합니다.

계약에 이런 조항이 없으면 민법의 일반 원칙대로 통상의 손해를 한도로 배상받고, 특별한 사정으로 인한 손해는 상대방이 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때만 배상받습니다. 손해배상액을 미리 정해 두는 예정 조항을 넣을 수도 있습니다.

특허 실시금지계약 위반 대응 순서

• 계약 조항 확인 - 실시금지·유사제품 생산금지 조항의 문언과 손해액 산정 조항을 확인합니다. 의무의 범위가 배상 범위를 정합니다.
• 무효 확정일 확인 - 특허 무효심결이나 판결의 확정일을 특허청 등록원부로 확인합니다. 이날 전까지가 배상 대상 기간입니다.
• 위반 기간 자료 수집 - 상대 회사 제품의 출시일, 판매처, 판매 수량 자료를 모읍니다. 제품 구조와 작용효과가 유사한지 비교표를 만듭니다.
• 손해액 산정 - 계약에서 정한 방법이 있으면 그에 따라, 없으면 통상손해 기준으로 계산합니다. 상대방의 이익액 자료는 문서제출명령으로 확보할 수 있습니다.
• 소송 제기 - 특허 침해 소송이 아니라 계약상 채무불이행 손해배상 소송으로 구성합니다. 자유실시기술 항변에 대한 반박도 준비합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 계약 자체에 불공정거래나 반사회적 법률행위 같은 별도의 무효사유가 문제 되면 계약서 원문과 체결 경위를 보고 따로 따져야 합니다. 법무법인 윤성은 특허·기술 관련 계약 분쟁의 손해배상 소송을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 특허가 무효면 실시금지계약도 처음부터 무효인가요?
  아닙니다. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결과 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결은 특허 무효가 확정돼도 그 특허를 대상으로 한 계약이 체결 때부터 원시적 이행불능이었던 것은 아니고, 무효 확정 때부터 이행불능이 될 뿐이라고 보았습니다.
• 무효 확정 전 위반도 배상해야 하나요?
  배상해야 합니다. 계약 자체에 별도의 무효사유가 없다면 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간, 즉 무효 확정 전까지 특허발명을 실시한 계약상대방은 채무불이행 손해배상책임을 집니다. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결은 이 판단을 유지하고 상고를 기각했습니다.
• 자유실시기술이면 계약 위반이 아닌가요?
  그 사정만으로는 계약 위반 책임을 벗어나지 못합니다. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결은 실시 형태가 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하더라도, 당사자가 합의한 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나는 것은 아니라고 보았습니다.
• 이미 받은 실시료를 돌려줘야 하나요?
  원칙적으로 돌려주지 않아도 됩니다. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결은 특허가 무효로 확정돼도 계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 이미 받은 실시료 중 계약이 유효하게 존재한 기간에 상응하는 부분은 부당이득으로 반환할 의무가 없다고 보았습니다.
• 계약에 손해액 산정 방법을 정해 둘 수 있나요?
  정해 둘 수 있습니다. 이 사건 계약은 부정경쟁방지법의 손해액 추정 규정에 따라 산정하기로 정했고, 법원은 그에 따라 손해액을 산정했습니다. 그 규정은 침해한 사람이 침해행위로 얻은 이익액을 침해당한 사람의 손해액으로 추정합니다. 손해배상액 예정 조항을 두는 방법도 있습니다.
• 유사 제품 생산금지 약정도 효력이 있나요?
  이 사건에서는 효력이 인정됐습니다. 원심은 상대방이 특허발명을 실시한 제품과 구조와 작용효과가 유사하고 시장에서 대체가능성이 있는 제품을 생산해 유사제품 생산금지의무를 위반했다고 보았고, 대법원은 권리남용이나 반사회적 법률행위라는 상대방 주장을 받아들이지 않았습니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

이 글과 관련해 지금 상황을 남겨 주세요. 다른 상황이어도 괜찮아요. 남겨 주시면 제가 먼저 읽어 볼게요!

• 채팅으로 끝까지전화 안 하셔도 돼요
• 사진 한 장이면 시작모르는 건 비워 두셔도 돼요
• 금액부터 알려 드려요보시고 맡길지 정하시면 돼요
• 10분 안에 답업무시간 기준 · 알림톡으로 알려요
• 변호사가 직접 읽어요맡을 수 있는 일인지 알려 드려요
• 결과는 문서로같은 채팅방에 문서로 와요

지금 상황을 적어 주세요

변호사에게 보내기

휴대폰 문자로 한 번만 확인할게요 · 금액은 먼저 알려 드려요

법무법인 윤성이 직접 운영해요 · 법률사무는 전부 소속 변호사가 해요

비슷한 상황

• 뮤지컬이나 공연 제목도 다른 사람이 못 쓰게 막을 수 있나요?
• 수치로 한정한 특허, 실시예가 일부 범위뿐이면 권리범위를 인정받나요?
• 청구항 전제부에 적은 기술은 출원 전에 알려진 공지기술로 보나요?

이 글은 일반적인 법률 안내입니다. 개별 사안은 사실관계와 자료에 따라 판단이 달라질 수 있습니다.허진영 대표변호사 · 대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록광고책임변호사 허진영 · 법무법인 윤성© 법무법인 윤성 · 무단 복제·자동 수집 금지이 글에 의견 보내기