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무효가 될 게 뻔한 등록상표로 침해금지와 배상을 요구받으면 막을 수 있나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.09.30 갱신

네, 등록상표가 무효심판에서 무효로 될 것이 명백하면 무효심결이 확정되기 전이라도 그 상표권에 기초한 침해금지·손해배상 청구는 원칙적으로 권리남용이 되어 허용되지 않습니다. 대법원 전원합의체는 침해소송 법원이 권리남용 항변을 판단하기 위해 상표등록의 무효 여부를 직접 심리할 수 있다고 보았습니다. 지금은 상대 상표의 등록일과 지정상품, 그 표장이 상품의 품질이나 용도를 그대로 설명하는 말인지부터 확인하십시오.

무효심결이 확정될 때까지 판매를 무조건 멈추거나 요구받은 배상금을 먼저 내야 하는 것은 아닙니다.

이런 상담이 많습니다

온라인에서 원목 가구를 파는 A씨는 2025년 5월 한 업체로부터 경고장을 받았습니다. 상세페이지에 쓴 「천연원목」이라는 문구가 그 업체의 등록상표와 같으니 판매를 중단하고 손해배상금 3,000만원을 내라는 내용이었습니다. 그 업체의 상표는 2023년에 가구를 지정상품으로 등록된 것이었고, 무효심판은 아직 아무도 청구하지 않은 상태였습니다. A씨는 무효심결이 나오기 전까지는 상표권자의 요구를 따라야 하는지 상담을 요청했습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

무효심결이 확정되기 전에도 상표권 행사를 막을 수 있나요?

막을 수 있습니다. 상표는 일단 등록되면 무효심결이 확정되기 전까지는 모든 사람에게 무효가 아니지만, 무효로 될 것이 명백한 상표로 침해금지나 손해배상을 청구하는 것은 특별한 사정이 없으면 권리남용이 되어 허용되지 않습니다. 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결은 이 법리를 정하면서, 이와 달리 본 종전 판례를 변경했습니다.

이 판결은 상표권 침해소송을 맡은 법원이 권리남용 항변이 있으면 그 전제로 상표등록의 무효 여부를 직접 심리·판단할 수 있다고 보았습니다. 따라서 침해소송을 당한 쪽은 특허심판원의 무효심판 결과를 기다리지 않고 침해소송 안에서 무효 사유를 주장할 수 있습니다. 서비스표도 같은 법리가 적용됩니다.

어떤 상표가 무효로 될 것이 명백한 상표인가요?

대표적인 경우가 상품의 품질·원재료·효능·용도를 보통으로 쓰는 방법으로 표시한 말만으로 된 상표입니다. 이런 상표는 처음부터 등록을 받을 수 없는 상표라서, 잘못 등록됐더라도 무효심판 대상이 됩니다. 위 전원합의체 판결의 사안에서도 「고급 목재」의 뜻으로 직감되는 표장을 목재 관련 상품에 쓴 것이 이런 기술적 표장에 해당한다고 보았습니다.

다만 품질을 설명하는 말이라도 출원 전부터 오래 써서 수요자가 특정인의 상품으로 알아보게 된 경우에는 그 상품에 한해 등록을 받을 수 있습니다. 상대방이 이런 사용에 의한 식별력을 주장하면 무효가 「명백하다」고 보기 어려워질 수 있습니다. 광고 기간, 매출, 언론 노출 자료가 있는지에 따라 판단이 달라집니다.

무효심판은 따로 청구해야 하나요?

침해소송에서 권리남용 항변을 하는 것과 별도로, 이해관계인은 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있습니다. 무효심결이 확정되면 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보므로, 이미 받은 경고나 제기된 소송의 근거 자체가 사라집니다. 경고장을 받은 사람은 이해관계인에 해당합니다.

기술적 표장처럼 제33조를 위반한 등록은 제척기간 제한이 없어 등록 후 5년이 지나도 무효심판을 청구할 수 있습니다. 반면 먼저 출원된 타인 상표와 유사하다는 사유 등 제122조 제1항에 적힌 사유는 등록일부터 5년이 지나면 청구할 수 없습니다. 2026. 9. 30. 기준 현행 「상표법」 기준입니다.

상표권 권리남용 항변 대응 순서

• 등록원부 확인 - 상대 상표의 등록일·지정상품·표장 구성을 확인합니다. 내가 쓴 상품이 지정상품에 들어가는지부터 봅니다.
• 무효사유 검토 - 표장이 품질·용도·원재료를 그대로 설명하는지, 흔한 표장인지 따집니다. 명백한 무효사유가 있으면 권리남용 항변이 가능합니다.
• 사용 자료 수집 - 상대방이 출원 전부터 그 표장을 오래 써 왔는지 자료를 찾습니다. 사용에 의한 식별력이 있으면 무효가 명백하다고 보기 어렵습니다.
• 경고장 회신 - 권리남용과 무효사유를 적어 회신합니다. 배상금을 지급하거나 합의서에 서명하기 전에 보냅니다.
• 무효심판 청구 검토 - 침해소송이 제기되면 권리남용 항변과 함께 무효심판 청구를 검토합니다. 제척기간이 걸린 사유는 등록일부터 5년 안에 청구해야 합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 상대 상표가 도형과 결합돼 있거나 내가 쓴 표시가 상품 설명인지 상표적 사용인지 다투어지면 사용 화면과 등록원부를 보고 따로 따져야 합니다. 법무법인 윤성은 상표권 침해금지 가처분과 손해배상 소송에서 권리자와 상대방 양쪽 사건을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 상표가 등록돼 있으면 무조건 따라야 하나요?
  아닙니다. 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결은 무효심결이 확정되기 전이라도 상표등록이 무효로 될 것이 명백하면 그 상표권에 기초한 침해금지·손해배상 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용이라고 보았습니다. 다만 무효가 명백한지는 상표 구성과 지정상품을 보고 판단합니다.
• 침해소송 법원이 무효 여부를 판단할 수 있나요?
  할 수 있습니다. 위 전원합의체 판결은 상표권 침해소송을 담당하는 법원도 권리남용 항변이 있으면 그 당부를 가리기 위한 전제로 상표등록의 무효 여부를 심리·판단할 수 있다고 보았습니다. 다만 그 판단은 그 소송에서만 효력이 있고, 상표등록 자체를 없애려면 특허심판원의 무효심판이 필요합니다.
• 품질을 설명하는 말도 상표가 될 수 있나요?
  원칙적으로 등록을 받을 수 없습니다. 상표법 제33조 제1항 제3호는 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록 대상에서 뺍니다. 다만 같은 조 제2항에 따라 출원 전부터 사용해 특정인의 상품으로 식별되게 된 경우에는 그 상품에 한해 등록될 수 있습니다.
• 등록된 지 5년이 지나면 무효를 다툴 수 없나요?
  사유에 따라 다릅니다. 상표법 제122조 제1항은 선출원 타인 상표와의 유사 등 일부 사유에 대해서만 등록일부터 5년이 지나면 무효심판을 청구할 수 없게 합니다. 품질·용도를 설명하는 기술적 표장이라는 제33조 사유는 이 목록에 없어 5년이 지난 뒤에도 청구할 수 있습니다.
• 무효심결이 확정되면 이미 낸 배상금은 어떻게 되나요?
  상표법 제117조 제3항에 따라 무효심결이 확정되면 상표권은 원칙적으로 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 그래서 판결로 지급한 배상금은 재심 등 별도 절차를 검토해야 하고, 합의로 지급한 돈은 합의서의 내용에 따라 반환 청구 가능성이 달라집니다. 무효 가능성이 보이면 지급 전에 검토하는 편이 안전합니다.
• 무효심판은 누가 청구할 수 있나요?
  상표법 제117조 제1항에 따라 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있습니다. 상표권자에게서 경고장을 받았거나 침해소송을 당한 사람, 같은 업종에서 그 표장을 쓰려는 사람은 이해관계인으로 인정됩니다. 지정상품이 둘 이상이면 지정상품마다 따로 청구할 수 있습니다.
• 상표권자가 가처분을 신청하면 어떻게 하나요?
  상표법 제107조 제1항은 상표권자에게 침해금지 청구권을 주지만, 가처분 심문에서도 무효가 명백하다는 권리남용 주장을 할 수 있습니다. 같은 표현을 여러 업체가 상품 설명으로 써 온 자료, 사전적 의미, 상대방 상표의 출원 전 사용 여부를 준비해 제출합니다. 심문기일이 짧게 잡히므로 자료를 미리 모아 두는 편이 좋습니다.

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