지식재산

디자인권자가 먼저 공개한 디자인이라며 자유실시디자인 항변을 할 수 있나요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.10.14 갱신

디자인권자가 출원 전에 스스로 공개하고 신규성 상실 예외를 적용받아 등록했다면, 그 공개 디자인에서 쉽게 실시할 수 있다는 자유실시디자인 항변은 허용되지 않습니다. 대법원 2022후10012 판결의 사실관계와 판단, 남는 방어 수단(비유사, 선사용권, 무효심판)을 정리했습니다.

아니요, 디자인권자 자신이 먼저 공개한 디자인을 근거로 한 자유실시디자인 항변은 허용되지 않습니다. 그 공개가 신규성 상실 예외의 근거가 되어 등록된 경우라면, 공개 디자인과 같거나 비슷한 디자인도 디자인권의 독점 범위에 들어가기 때문입니다. 다만 등록디자인과 내 제품이 비슷하지 않다는 주장은 그대로 할 수 있으므로, 항변 하나가 막혔다고 포기할 필요는 없습니다.

이런 상담이 많습니다

A사는 2025. 4. 생활용품 받침대를 출시했는데, 2026. 2. B사로부터 디자인권 침해 경고장을 받았습니다. 알아보니 B사는 2024. 9. 전시회에서 같은 제품을 먼저 공개하고, 그로부터 10개월 뒤 출원해 신규성 상실 예외를 적용받아 등록한 상태였습니다. A사는 전시회 사진에 나온 디자인을 조금 바꿨을 뿐이니 누구나 쓸 수 있는 디자인이라고 생각했습니다. A사 대표는 출원 전에 공개된 디자인이라는 점만으로 침해가 아니라고 다툴 수 있는지, 다른 방어 방법은 무엇인지 물으셨습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

자유실시디자인 항변이란 무엇인가요?

내 제품의 디자인이 등록디자인 출원 전에 공개된 디자인이나 그 결합에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있는 것이면, 등록디자인과 비교할 것도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 주장입니다. 대법원은 등록디자인의 무효 여부를 직접 따지지 않고 내 디자인을 공지디자인과 비교해 신속하게 분쟁을 해결하려는 법리라고 설명합니다. 출원 전에 이미 공공의 영역에 있던 디자인은 누구나 쓸 수 있어야 한다는 생각이 바탕입니다.

그런데 디자인권자 스스로 출원 전에 공개한 경우에는 사정이 다릅니다. 현행법상 공개일부터 12개월 안에 출원하면 그 공개로 신규성이나 창작비용이성을 잃지 않는 것으로 봅니다. 이렇게 등록되면 일반 등록디자인과 똑같이 등록디자인과 유사한 디자인까지 독점합니다.

대법원은 어떻게 판단했나요?

디자인권자는 2014. 7. 3. 디자인을 공개하고 6개월 안인 2014. 11. 21. 출원해 2015. 5. 26. 등록받았습니다. 다른 회사가 낸 무효심판에서 디자인권자는 그 공개가 신규성 상실 예외에 해당한다며 증명서류를 냈습니다. 그 뒤 원고가 자기 디자인이 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구했고, 특허법원은 공개 디자인에서 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이라며 원고 손을 들었습니다.

대법원은 이 판단에 법리 오해가 있다고 보았습니다. 이유는 “신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다”는 것입니다. 이런 주장을 허용하면 창작에 기여하지 않은 제3자에게 선사용권보다 넓은 무상 실시권을 주는 결과가 된다는 점도 들었습니다. 다만 원고 디자인이 등록디자인과 유사하지 않다는 원심 판단은 정당하다며 결론은 유지하고 상고를 기각했습니다.

이 항변이 막히면 무엇으로 다툴 수 있나요?

먼저 등록디자인과 내 디자인이 전체적으로 비슷하지 않다는 비유사 주장이 남습니다. 이 사건도 결국 이 주장으로 원고가 이겼습니다. 다음으로 상대 출원 당시 그 내용을 모른 채 독자적으로 디자인을 만들어 국내에서 사업을 하거나 준비하고 있었다면 선사용에 따른 통상실시권을 주장할 수 있습니다.

등록 자체를 문제 삼으려면 무효심판을 청구합니다. 예외 적용을 받으려면 공개일부터 12개월 안에 출원해야 하므로, 공개와 출원 사이가 그보다 길었거나 공개가 여러 번이었다면 다툴 여지가 있습니다. 판결 당시의 주장·증명 절차를 정한 제36조 제2항은 2023. 6. 20. 개정으로 삭제되었지만, 대법원이 제시한 법리는 현행법에서도 같다고 볼 수 있습니다. 특허의 같은 쟁점은 「먼저 공개한 기술로 공지예외 특허를 받았는데 상대가 자유실시기술이라고 하면요?」에서 자세히 설명했습니다.

디자인권 침해 경고 대응 순서

• 등록 내용 확인 - 등록원부와 공보에서 출원일, 등록일, 신규성 상실 예외 적용 여부를 봅니다.
• 공개 경위 대조 - 상대가 출원 전에 공개한 날짜와 장소, 출원까지 걸린 기간을 맞춰 봅니다.
• 유사 여부 검토 - 등록디자인과 내 제품을 전체 형상과 지배적 특징 중심으로 비교합니다.
• 선사용 자료 정리 - 출시 준비 시점을 보여 주는 도면, 금형 발주서, 견적서를 모읍니다.
• 심판 선택 - 비유사면 권리범위 확인심판, 등록 요건이 문제면 무효심판을 검토합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 상대의 공개일과 출원일 사이 기간, 내 제품과 등록디자인의 구체적 형상 차이에 따라 침해 여부와 방어 수단이 달라집니다. 법무법인 윤성은 디자인권 침해 경고 대응, 권리범위 확인심판과 무효심판, 침해 소송을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 남이 출원 전에 공개한 디자인과 비슷하면 언제나 자유롭게 써도 되나요?
  아닙니다. 공개한 사람이 그 디자인으로 신규성 상실 예외를 적용받아 등록했다면 그 공개 디자인과 비슷한 디자인도 디자인권 범위에 들어갑니다. 공개 주체와 출원 경위를 먼저 확인해야 합니다.
• 신규성 상실 예외는 공개 후 언제까지 출원해야 적용되나요?
  현행법상 공개된 날부터 12개월 안에 출원해야 합니다. 다만 조약이나 법률에 따라 출원공개나 등록공고된 경우는 예외 대상이 아닙니다. 기간을 넘겼다면 무효심판에서 다툴 여지가 생깁니다.
• 제3자가 공개한 디자인을 근거로 한 자유실시디자인 항변은 가능한가요?
  가능하다고 볼 수 있습니다. 이 판결이 막은 것은 신규성 상실 예외의 근거가 된 공지디자인에 기초한 항변입니다. 디자인권자와 무관한 제3자의 선행 디자인에서 쉽게 실시할 수 있다면 종전 법리대로 주장할 수 있습니다.
• 선사용에 따른 통상실시권은 어떤 경우에 인정되나요?
  상대 출원 당시 그 내용을 모르고 디자인을 창작했거나 창작자에게서 알게 되어, 국내에서 실시 사업이나 그 준비를 하고 있던 경우입니다. 실시하던 디자인과 사업 목적 범위에서만 인정됩니다.
• 디자인 무효심판은 디자인권이 소멸한 뒤에도 청구할 수 있나요?
  네, 디자인권이 소멸된 후에도 청구할 수 있습니다. 무효 심결이 확정되면 디자인권은 원칙적으로 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 과거 침해를 이유로 손해배상 청구를 받은 경우에 의미가 있습니다.
• 권리범위 확인심판은 누가 청구할 수 있나요?
  디자인권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이 청구할 수 있습니다. 경고장을 받은 회사는 이해관계인으로서 자기 제품이 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인심판을 낼 수 있습니다.

법무법인 윤성 × Lexle

허진영 변호사법무법인 윤성 대표변호사대한변호사협회 등록 조세 전문변호사 · 세무사 등록

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• 먼저 공개한 기술로 공지예외 특허를 받았는데 상대가 자유실시기술이라고 하면요?
• 세부 모양을 바꾼 제품도 등록디자인 권리범위에 속하나요?
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• 흔한 모양의 용기 디자인, 일부가 비슷하면 디자인권 침해인가요?
• 제품을 여러 번 공개했는데 첫 공개만 공지예외 주장해도 되나요?

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