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통상사용권자의 동업자가 우리 상표를 쓰면 상표권 침해인가요?

글쓴이 허진영 변호사 · 법무법인 윤성2026.09.30 갱신

원칙적으로 상표권 침해이고, 동업자가 통상사용권자의 실질적인 통제 아래 사용권자를 위해 쓴 경우에만 침해 책임을 면합니다. 상표법 제97조 제2항은 사용권자에게만 설정 범위 안의 사용권을 주고, 대법원은 제3자 사용을 거래 통념상 사용권자의 사용으로 볼 수 있는지로 판단합니다. 지금은 제3자 제품의 판매 자료와 사용권 설정계약서를 확보해 두십시오.

사용권자와 동업했다는 업체라고 해서 상표권자가 곧바로 포기해야 하는 것은 아닙니다. 사용권자가 스스로 쓰는 것과 다른 업체가 쓰는 것은 법적으로 다르게 봅니다.

이런 상담이 많습니다

D사는 캠핑용품 상표의 상표권자로, 2023년 E씨에게 통상사용권을 설정해 주었습니다. 그런데 2025년 E씨와 동업한다는 F사가 D사 상표를 붙인 텐트를 직접 생산해 온라인몰에 납품하고 있다는 사실이 확인되었습니다. F사는 사용권자 E씨의 동업자이니 문제가 없다고 주장했고, D사는 F사에 침해 책임을 물을 수 있는지 물었습니다. (상담 사례를 바탕으로 날짜와 금액을 바꿔 재구성한 예시입니다.)

통상사용권자가 아닌 동업자가 상표를 쓰면 침해인가요?

원칙적으로 침해입니다. 통상사용권자는 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 등록상표를 사용할 권리를 가지므로 그 범위 안에서는 상표권자가 침해를 주장할 수 없습니다. 그러나 사용권이 없는 제3자가 상표를 쓰면, 거래 사회의 통념상 제3자가 아니라 사용권자가 쓰고 있다고 볼 수 있는 경우에만 사용권자와 제3자 모두 침해 책임을 면합니다.

대법원은 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위해 사용권자의 실질적인 통제 아래 상표를 쓰는 경우를 그 예로 들었습니다. 원심이 동업관계와 하청 납품 사실만으로 침해가 아니라고 판단하자, 대법원은 구체적인 사용관계를 심리하지 않았다며 파기했습니다.

사용권자의 실질적인 통제 아래 쓴 것인지는 어떻게 판단하나요?

누가 생산량과 품질을 정하고, 누구 이름으로 팔며, 이익이 누구에게 돌아가는지를 봅니다. 사용권자가 발주서로 수량과 사양을 정하고 완제품을 모두 사들여 자기 이름으로 판매한다면 사용권자의 사용으로 볼 여지가 큽니다. 반대로 제3자가 스스로 거래처를 확보하고 자기 계산으로 판매한다면 제3자의 독자적 사용입니다.

통상사용권은 상속이나 일반승계가 아니면 상표권자의 동의 없이 이전할 수 없습니다. 동업자에게 사실상 사용을 넘겨 준 것이라면 이전 제한을 피해 간 것으로 볼 수 있어, 침해 판단에서 상표권자에게 유리한 사정이 됩니다.

침해가 인정되면 무엇을 청구할 수 있나요?

침해 금지와 손해배상을 함께 청구할 수 있습니다. 상표권자는 침해자에게 침해의 금지나 예방을 청구하고, 침해 제품의 폐기도 함께 구할 수 있습니다.

손해배상은 고의나 과실로 침해한 자에게 청구합니다. 2026. 9. 30. 기준 현행 「상표법」은 침해자가 얻은 이익을 손해액으로 추정하고, 상표 사용에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구하는 방법도 둡니다. 침해 제품의 판매량과 단가 자료를 확보해야 액수를 계산할 수 있습니다.

상표 통상사용권 제3자 사용 대응 순서

• 증거 확보 - 제3자 제품, 판매 페이지, 거래명세서를 확보합니다. 판매가 계속되는 동안 시험 구매로 남겨 두어야 합니다.
• 계약 범위 확인 - 통상사용권 설정계약의 지역, 상품, 재허락 조항을 확인합니다. 사용 범위를 벗어났는지가 첫 쟁점입니다.
• 사용관계 조사 - 사용권자와 제3자 사이의 발주·정산 구조를 파악합니다. 실질적 통제가 있었는지를 가르는 자료입니다.
• 경고장 발송 - 제3자와 사용권자에게 사용 중지를 요구하는 서면을 보냅니다. 이후 계속 판매하면 고의를 뒷받침합니다.
• 금지·배상 청구 - 필요하면 판매금지 가처분과 본안 손해배상을 진행합니다. 판매량 자료 확보 여부에 따라 청구 방식을 정합니다.

여기까지는 일반 기준이고, 사용권 설정계약에 재허락이나 하청 생산을 허용하는 조항이 있다면 계약서 문언을 보고 따로 따져야 합니다. 법무법인 윤성은 상표권 침해금지 가처분과 손해배상 소송을 수행합니다.

이 상황에서 자주 묻는 것

• 통상사용권자가 다른 업체에 다시 허락해 줄 수 있나요?
  상표권자의 동의 없이는 어렵습니다. 상표법 제97조 제3항은 통상사용권을 상속이나 그 밖의 일반승계를 제외하고는 상표권자의 동의 없이 이전할 수 없다고 정합니다. 설정계약에 재허락 허용 조항이 없다면 사용권자가 제3자에게 사용을 넘겨 준 것은 사용권 범위를 벗어난 것으로 볼 수 있습니다.
• 하청 생산이면 사용권자의 사용으로 보나요?
  하청이라는 이름만으로는 부족합니다. 대법원 2011다73793 판결은 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위해 실질적인 통제 아래 쓰는 경우에만 사용권자의 사용으로 봅니다. 사용권자가 사양과 수량을 정하고 전량을 사들여 자기 이름으로 판매하는지가 판단 요소입니다.
• 사용권자에게도 책임을 물을 수 있나요?
  물을 수 있습니다. 대법원 2011다73793 판결은 제3자 사용이 사용권자의 사용으로 볼 수 있는 경우에만 사용권자와 제3자 모두 책임을 면한다고 보았습니다. 그렇지 않다면 제3자의 침해에 가담한 사용권자도 공동 책임을 질 수 있고, 설정계약 위반을 이유로 한 해지와 손해배상도 함께 검토합니다.
• 손해액은 어떻게 계산하나요?
  침해자가 얻은 이익을 손해액으로 추정받는 방법과 상표 사용료 상당액을 청구하는 방법이 있습니다. 상표법 제110조 제3항은 침해자 이익액을 손해액으로 추정하고, 제4항은 등록상표 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있게 합니다. 기존 사용료 약정이 좋은 기준이 됩니다.
• 판매를 당장 멈추게 할 수 있나요?
  침해금지 가처분으로 판매 중지를 구할 수 있습니다. 상표법 제107조 제1항은 상표권자가 침해자나 침해 우려가 있는 자에게 침해의 금지나 예방을 청구할 수 있다고 정하고, 제2항은 침해 제품의 폐기도 청구할 수 있게 합니다. 가처분은 침해 사실과 보전 필요성을 소명해야 합니다.
• 침해자가 몰랐다고 하면 배상을 못 받나요?
  과실이 인정되면 배상을 받을 수 있습니다. 상표법 제109조는 고의 또는 과실로 침해한 자에게 손해배상을 청구할 수 있다고 정합니다. 등록상표임을 알 수 있었던 사정이나 경고장을 받은 뒤에도 판매를 계속한 사정은 과실을 넘어 고의를 뒷받침합니다.

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